Fresenius v. Baxter,专利复审在专利侵权诉讼中的作用


Fresenius v. Baxter,专利复审在专利侵权诉讼中的作用

2013年7月2日,联邦上诉法庭颁布了Fresenius一案的裁决。专利侵权方Fresenius在极其不利的情况下凭借一份及时的专利复审意见,于诉讼完全终结之前的最后关头扭转乾坤,成功地说服联邦上诉法庭废止该诉讼,从而避免了巨额的赔偿要求。

2003年,Fresenius发起确认诉讼(Declaratory suit),要求联邦地方法庭确认Baxter的三个专利的相关权力范围无效以及Fresenius未侵犯该专利。经过庭审,陪审团裁决所有专利的相关权力范围无效。但是,地方法庭于2007年以证据不足为理由推翻了陪审团意见并判决所有权力范围有效。随即,第二个陪审团及地方法庭先后判决了赔偿数额及销售禁令。2009年,联邦上诉法庭推翻了下级法庭的一部分判决。其中,上诉法庭判决三个专利中的两个无效,但是第三个专利(‘434)的相关权力范围有效。上诉法庭随后将案件发还给下级地方法庭,指示后者根据专利有效性的新裁决重新审查销售禁令和专利税等法庭命令。经过一番争执,地方法院于2012年3月8日颁布了新的专利税法庭命令。1周之后,地方法庭于3月16日颁布了最终裁决。双方就赔偿及专利税的问题又一次上诉至联邦上诉法庭。

在进行法庭诉讼的同时,Fresenius于2005向USPTO提起了包括‘434在内的专利复审(ex parte reexamination)。此复审程序与诉讼同步进行,联邦地方法庭没有冻结诉讼。2007年12月,USPTO审查员以103条款为理由判决‘434的相关权力范围无效。随后,BPAI以及联邦上诉法庭先后于2010年3月和2012年5月17日确认了该无效判决。2013年4月30日,USPTO终止了复审程序并颁发了复审证明。

USPTO的复审判决发生在上诉法庭颁布其结果之前。因此,最新一轮上诉中的核心问题就是地方法庭是否必须尊重USPTO的复审意见。

联邦上诉法庭首先回顾了复审的立法历史和案例,发现如果权力范围在复审中被取消或者被修改以避免无效的话,专利持有人在相关的专利诉讼中就失去其案由(“In sum, under either the reissue or reexamination statute, if the PTO confirms the original claim in identical form, a suit based on that claim may continue, but if the original claim is cancelled or amended to cure invalidity, the patentee’s cause of action is extinguished and the suit fails.”)。但是,该取消不能用来重新开启已颁布最终裁决的相关诉讼。

随即,联邦上诉法庭认定地方法庭于2007年颁布的裁决以及上诉法庭对应的裁决都不是“最终裁决,”因此没有重新开启相关诉讼的问题(”[T]here is no question of reopening a final court judgment, because no such judgment has been entered.”)

联邦上诉法庭引述SimmonsMendenhall。两案的相同点是在上诉法庭颁布意见并将案件发还之后而下级法庭还未就此做出最终裁决之前,后者必须遵守来自其他权威的相关专利的最新的决定。联邦上诉法庭最后认为本案与Mendenhall类似,即被联邦上诉法庭确认的USPTO的最终裁决必须被未得到最终结果的相关诉讼采纳([A] final PTO decision affirmed by this court be given effect in pending infringement cases that are not yet final.)。因此,相关专利在诉讼达成最终裁决之前即已无效,Baxter不再具有案由,所以该案件被取消。

值得注意的是,联邦法官Newman就此案撰写了一份长达30页的反对意见。其中,Judge Newman认为根据USPTO的决定来改写联邦法庭的最终裁决违反了三权分立的宪法精神。

专利侵权诉讼中,被告侵权方经常会选择在法庭辩护的同时向USPTO提起专利复审要求。复审的进程及其结果往往会在很大程度上影响诉讼或者和解过程。Fresenius一案就是专利侵权方利用复审结果在最后关头一举扭转乾坤的典型的例子。

不过,Fresenius也许可以更有效地利用复审程序。由于复审进展迅速,法庭拒绝冻结诉讼直至复审达成最终结果。假设Fresenius能够更早地提起专利复审,并更加积极地要求法庭冻结诉讼,法庭可能会同意该冻结要求。随后的两次陪审团庭辩以及第一次的上诉程序都可能免于发生。可以想象,这也许可以节省Fresenius数以百万美元的诉讼费用。因此,对专利侵权被告来说,是否提起复审要求,何时提起该要求,以及如何协调复审与诉讼的关系等等一系列问题都必须在制定辩护策略的开始阶段加以详细的考虑。

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